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마드리드 국제상표출원제도로 해외상표출원 쉬워진다

[칼럼]나찬희 특허청 국제출원과장

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“내가 그의 이름을 불러 주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러 주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다.” 김춘수 시인의 꽃이란 시(詩)다. 이 시처럼 ‘이름’은 의미 없는 존재를 의미 있는 존재로 만들어주는 중요한 역할을 한다.

그런데, 이름이 아무리 좋아도 다른 기업이 그 이름을 특허청에 먼저 출원하여 상표등록을 받았다면 그 이름을 사용하고 싶은 기업은 사용할 수 없게 되는 난처한 상황이 발생한다. 그러므로 기업이 상품의 이름인 상표를 선정할 때는 상표를 우선 등록하여 다른 기업과의 분쟁을 예방하는 것이 좋다.

글로벌 경쟁이 치열한 상황에서 우리 기업이 해외에서의 상품 경쟁력을 높이기 위해서는 특허나 디자인 못지않게 상표의 중요성을 인식해야 한다. 수많은 비슷한 제품이 경쟁하고 있는 현실에서 소비자들이 물건을 고를 때 우선적으로 떠올리는 것은 평소 자신이 선호하고 신뢰할 수 있는‘상표’이기 때문이다.

상표의 선점을 위하여 해외로 출원하는 방법에는 두 가지가 있다. 하나는 전통적인 방법으로 현지 대리인을 통해 각 국에 직접 출원하는 방법이고, 또 하나는 미국, 유럽연합, 중국, 일본, 러시아 등 현재 86개국이 가입하고 있는 마드리드 의정서(Madrid Protocol)에 의한 국제상표출원을 하는 방법이다.

마드리드 국제상표출원은 우리나라에 출원 또는 등록된 상표를 기초로 하여 작성한 국제출원서를 우리나라 특허청에 제출하면 여러 나라에 직접 출원한 것과 동일한 상표출원 효과를 누릴 수 있는 편리한 해외상표출원제도이다.

세계지식재산기구(WIPO)의 자료에 따르면, 우리나라 출원인의 마드리드 국제상표출원 이용건수는 2011년 489건으로 전년 대비 38.1%나 크게 늘어난 세계 16위에 해당한다. 하지만, 우리나라 경제규모나 세계 5위인 PCT 국제특허출원에 비해서는 그 이용률이 아직 낮은 수준이라 할 수 있다.

마드리드 국제상표출원은 2003년 4월 우리나라에 시행된 제도로, 특허청은 작년과 올해 WIPO와 공동으로 세미나를 성황리에 개최하였으며, ‘해외상표출원을 위한 마드리드 국제출원가이드’ 및 ‘마드리드 소식지’ 등을 발간하여 특허청 마드리드 국제상표출원 홈페이지(www.madrid.go.kr)에 게재하는 등 마드리드 시스템 이용을 활성화하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다.

마드리드 국제상표출원제도는 그 이용절차가 간편하여 하나의 국제출원서로 상표등록을 받고자 하는 여러 나라를 지정하여 상표를 출원할 수 있으며, 상표등록을 받기 위하여 지정한 국가로부터 거절이유통지를 받지 않는 한 현지 대리인 없이도 상표등록을 받을 수 있다. 또한, 국제등록 후에는 주소 및 명의 변경, 존속기간 갱신 등을 단 한 번의 절차로 간단히 처리할 수 있어 사후관리가 편리하다.

이와 같이 마드리드 국제상표출원은 해외상표출원을 하고자 하는 우리 기업들에게 분명 매력적인 제도이지만 주의해야 할 점도 있다. 우선 출원으로부터 등록까지 걸리는 시간을 줄이기 위해서는 WIPO 국제사무국으로부터 상품명의 잘못 기재나 수수료 미납 등의 하자통지를 받지 않도록 하는 것이 좋다. 또한, 상표등록을 받고자 하는 나라의 특허청 홈페이지에 들어가 동일·유사한 상표명이나 상품명 인정범위 등을 사전 조사함으로써 각 국 특허청으로부터 거절이유통지 받는 것을 피해야 한다. 아울러, 국제등록상표는 국제등록일로부터 5년간 기초가 된 국내상표의 효력에 의존하는 집중공격(Central Attack) 제도가 있기 때문에 최소 5년간은 기초가 된 국내출원 또는 국내등록 상표에 이상이 생기지 않도록 유의해야 한다.

특허청은 상표의 국제화 흐름에 발맞추어 우리 기업들이 보다 쉽고, 저렴하게 해외상표출원을 할 수 있도록 마드리드 국제상표출원제도의 장점과 이용방법 등에 대해 적극적으로 홍보해 나갈 것이다.

 

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